Как распоряжаться товарным знаком и заработать на нем

Например, каждому из нас известны такие товарные знаки как:

свидетельство № 401478 ;
свидетельство № 96935 ;
свидетельство № 140352 .

Для того, чтобы обозначение приобрело статус товарного знака ему предстоит пройти достаточно долгий путь, включающий в себя экспертизу на уникальность (т. е. он не должен совпадать или быть сходен до степени смешения с товарными знаками других лиц) и соответствие требованиям, установленным законодательством.

Однако прохождение регистрации и получение по ее итогам специального охранного документа — свидетельства на товарный знак — это еще не все. Не менее важно и даже нужно правильно распоряжаться товарным знаком.

Исключительное право на товарный знак, который не используется правообладателем более трех лет подряд, может быть досрочно прекращено по иску заинтересованного лица (конкурента). Поэтому использование товарного знака — не только право правообладателя, но и необходимое условие для сохранения права на товарный знак.

Что такое распоряжение товарным знаком

Распоряжение товарным знаком предполагает совершение правообладателем товарного знака действий, направленных на предоставление права использования товарного знака или его отчуждение третьим лицам. Данные действия, как правило, оформляются специальными договорами между сторонами.

Однако переход права на товарный знак может быть осуществлен и без договора, например, в случае реорганизации компании-правообладателя, либо наследования товарного знака в результате смерти правообладателя-индивидуального предпринимателя.

В данной же статье хотелось бы остановится именно на договорном распоряжении правом на товарный знак.

Какие виды договоров бывают

К основным видам договоров по распоряжению исключительным правом на товарный знак относятся:

договор отчуждения исключительного права на товарный знак;
лицензионный договор;
договор коммерческой концессии (франчайзинга);
договор залога исключительного права на товарный знак;
договоры продажи или аренды предприятия, в состав которых входят как материальные объекты, так и права на средства индивидуализации, к которым относится и товарный знак;
договор простого товарищества, вкладом в который могут быть исключительные права.

При этом действующее законодательство не устанавливает закрытого перечня договоров для распоряжения правом на товарный знак, т. е. не ограничивает правообладателя в заключении в том числе смешанного договора (соединяющего в себе несколько видов различных договоров) или договора вовсе не предусмотренного (непоименнованного) действующим законодательством (таковым может являться, например, договор о сосуществовании товарных знаков, заключаемый между правообладателями сходных товарных знаков и определяющий их права и обязанности по разграничению исключительных прав и использованию собственных товарных знаков в установленном договором порядке; данный вид договора используется на практике, хотя и не регламентирован законом напрямую).

Договоры распоряжения исключительным правом на товарный знак можно разделить на две основные группы:

договоры, предусматривающие полную передачу исключительного права на товарный знак, и
договоры, предполагающие предоставление права использования исключительного права на товарный знак на определенных условиях и/или определенными способами.

Таким образом, указанные договоры отличаются по своему характеру и последствиям. Так, договоры, входящие в первую группу, предполагают смену правообладателя, т. е. старый правообладатель теряет всякие права в отношении переданного исключительного права. Вторая же группа договоров не предусматривает перехода прав, т.е. правообладатель остается прежним, однако появляются лица помимо правообладателя, которые могут использовать товарный знак, а некоторые даже защищать права на него в суде.

Ниже рассмотрим особенности наиболее популярных видов договоров по распоряжению правом на товарный знак.

Особенности отдельных видов договоров

Договор отчуждения исключительного права на товарный знак

Данный договор предполагает передачу исключительного права на товарный знак в полном объеме другому лицу в отношении всех или части товаров и/или услуг, для которых он зарегистрирован. При этом причины передачи могут быть разными — передача права на товарный знак компании-учредителю, для увеличения контроля, продажа более неиспользуемого товарного знака (как результат ребрендинга или же закрытия бизнеса, под который регистрировался товарный знак) и др. Отражать причины в самом договоре отчуждения необходимости нет.

Договор отчуждения обязательно оформляется в письменном виде. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность такого договора ().

В договоре отчуждения необходимо отразить следующие моменты:

Указать сведения об отчуждаемом товарном знаке, в частности указывается индивидуальный регистрационный номер, присвоенный товарному знаку при регистрации.

Дополнительно можно указать дату приоритета и дату истечения срока действия. Право на товарный знак необходимо продлевать каждые 10 лет, поэтому до регистрации перехода права обязанность по продлению лежит на текущем правообладателе, после регистрации перехода права данная обязанность ляжет на нового правообладателя.

Указать перечень товаров и услуг, в отношении которых отчуждается товарный знак.

Стоит отметить, что отчуждение может быть как полным, так и частичным (т.е. в отношении части товаров и/или услуг), в последнем случае появляется еще один товарный знак, со своим уникальным регистрационным номером, а из регистрации текущего товарного знака исключаются товары и/или услуги, в отношении которых совершено отчуждение права.

Также немаловажным является следующий нюанс: отчуждение не должно вводить потребителя в заблуждение, поэтому нельзя, например, передать право на товарный знак в отношении «шоколада» и при этом оставить в перечне текущего товарного знака «конфеты», поскольку данные товары являются однородными, т.е. потребители могут решить что они производятся одним и тем же лицом, или аффилированными лицами.

Отметить, что право на товарный знак отчуждается в полном объеме.
Указать размер и порядок определения вознаграждения за отчуждение товарного знака.

Безвозмездное отчуждение права между коммерческими организациями не допускается. При отсутствии в таком договоре отчуждения условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор будет считаться незаключенным.

Да и в целом, поскольку правообладатель товарного знака — это субъект предпринимательской деятельности, у него возникает внереализационный доход, с которого также подлежит уплате налог. При этом налоговая будет ориентироваться на рыночные цены, в то время как сами стороны могут определить номинальный размер и таким образом снизить размер налогового бремени.

Также при заключении договора отчуждения следует учесть следующие особенности:

Отчуждение не допускается, если оно может ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Сюда попадает не только запрет на отчуждение знака в отношении однородных оставшимся товаров и услуг, но и иные вводящие в заблуждения сведения. Например, нельзя отчуждать товарный знак в котором содержится фраза «сделано в России» производителю из Китая.

Или, например, было отказано в регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по причине возможного введения потребителя в заблуждение, так как товарные знаки включает в себя в качестве неохраняемого элемента наименование первоначального правообладателя (дело №А40-92613/2015)

Если товарный знак включает охраняемое географическое указание (ГУ) или наименование места происхождения товара (НМПТ), то приобретатель товарного знака также должен иметь исключительное право на такое ГУ или НМПТ.

Если правообладатель отчуждаемого товарного знака ранее заключал лицензионные договоры или договоры коммерческой концессии (франчайзинга) в отношении данного товарного знака, то они также продолжают действовать, т.е. смена правообладателя не влечет их прекращение.

Лицензионный договор на товарный знак

По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) предоставляет другому лицу (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах.

Лицензионные договоры подразделяются на два вида:

Простая (неисключительная) лицензия, при которой правообладатель может выдавать множество аналогичных лицензий разным лицам;
Исключительная лицензия, при которой правообладатель не оставляет за собой право выдачи аналогичных лицензий другим лицам, т.е. такая лицензия существует в единственном «экземпляре» (иначе, ее принято называть «эксклюзивной»).

Данное ограничение, налагаемое исключительной лицензией, распространяется и на самого правообладателя, если договором не предусмотрено иное. Однако это не равносильно «одной» лицензии на товарный знак. Можно выдать несколько исключительных лицензий, но на разные территории или в отношении разных товаров (и/или услуг).

В лицензионном договоре указываются:

предмет договора (товарный знак, его регистрационный номер);
вид лицензии (исключительная или неисключительная);
перечень товаров (и/или услуг), в отношении которых предоставляется право использования товарного знака;
способы использования (в сети Интернет, на вывесках, в объявлениях, и пр.);
размер вознаграждения или порядок его определения;
срок, на который выдается лицензия (данный срок не может превышать срок действия права на товарный знак; если срок вовсе не указан, договор считается заключенным на 5 лет);
территория использования (если не указана, то вся территория РФ).

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых товаров требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром ().

Как и в случае договора отчуждение, здесь требуется обязательное соблюдение письменной формы договора, а также должно соблюдаться требование о государственной регистрации лицензии на товарный знак в Роспатенте.

Кроме того, одним из условий лицензионного договора может быть предоставление права на выдачу сублицензий, т. е. лицензиат может дальше по цепочке предоставить право использования товарного знака третьему лицу (сублицензиату).

Например, у упомянутого в начале статьи товарного знака (свидетельство № 96935) зарегистрировано несколько сублицензионных договоров:

Договор коммерческой концессии (франшиза)

По договору коммерческой концессии передается целый комплекс исключительных прав (в т. ч. коммерческое обозначение, ноу-хау и пр.), обязательным среди которых является исключительное право на товарный знак. Без товарного знака договор коммерческой концессии таковым не является.

Данная правовая позиция была сформулирована ВС в Определении от 26.08.2015 № 304-ЭС15-5828 по делу № А45-13334/2014.

Согласно по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

По смыслу указанной нормы обязательным условием договора коммерческой концессии является передача в составе комплекса исключительных прав права на товарный знак или знак обслуживания, что обусловливает необходимость государственной регистрации договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Например, в Государственном реестре товарных знаков зарегистрированы франшизы товарного знака (свидетельство № 298531):

При этом статистика свидетельствует о росте количества франшиз с каждым годом. Наибольшей популярностью франшизы пользуются в сфере услуг бизнесу и населению.

К договору коммерческой концессии применяются правила о лицензионном договоре.

Регистрация распоряжения правом на товарный знак

Поскольку товарный знак подлежит регистрации, то и распоряжение правом на товарный знак также подлежит регистрации. Без таковой переход права, его залог или предоставление права использования на товарный знак будет признано несостоявшимся (). Регистрация распоряжения, как и регистрация товарного знака, осуществляется в заявительном порядке.

В Роспатент подлежит подаче пакет заявочной документации (если заявление подается одной стороной):

заявление, в котором указываются: вид договора, сведения о сторонах договора, предмете договора, с указанием регистрационного номера свидетельства (а также в зависимости от вида договора отражаются дополнительные пункты, например, срок договора, территория использования товарного знака, перечень товаров и услуг, согласие на сублицензию, возможность одностороннего расторжения договора и пр.),
платежный документ об уплате пошлины (прикладывается по желанию заявителя),
соответствующий договор (оригинал или нотариально удостоверенная копия), или удостоверенная нотариусом выписка из договора, или подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом,
доверенность на представителя (если заявление подается через представителя).

Если заявление подается от обеих сторон договора, то достаточно заявления и оплаты пошлины.

Регистрация осуществляется в среднем в течение 2,5 месяцев (установленный регламентом срок — 68 рабочих дней).

В зависимости от того все ли документы поданы, правильно ли они оформлены и содержат ли все необходимые сведения, а также оплачены ли пошлины по верным реквизитам и в правильном размере, зависит наличие/отсутствие дополнительных запросов со стороны экспертов Роспатента, и как следствие итоговый срок регистрации распоряжения правом на товарный знак.

Распространенные ошибки, которые могут привести к отказу в регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак:

неверно определен вид договора: отчуждение вместо лицензии или лицензия вместо отчуждения
сведения о правообладателе, указанные в договоре не соответствуют сведениям, указанным в Государственном реестре товарных знаков.

Очень важно поддерживать актуальность данных, содержащихся в Государственном реестре товарных знаков. Если ваша компания изменила наименование или адрес, обязательно зарегистрируйте данные изменения в Роспатенте (по каждому зарегистрированному объекту интеллектуальной собственности — товарному знаку, патенту на изобретение, промышленный образец, программе для ЭВМ и пр.). В противном случае, это может стать препятствием для последующей регистрации распоряжения правом на товарный знак в Роспатенте.

приложена простая копия договора.
заявление и договор представлены на иностранном языке без перевода, и/или в заявлении отсутствует адрес для переписки на территории РФ.
срок действия товарного знака истек
подано заявление в отношении коллективного товарного знака.

Коллективный знак — товарный знак, принадлежащий объединению лиц (ассоциация, союз), предназначенный для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.

Право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора ().

иные ошибки в оформлении и содержании документов.

Еще одной проблемой является отсутствие четко установленного срока подачи документов на регистрацию после заключения договора. Если стороны халатно относятся к обязанности по регистрации, то это может привести к плачевным последствиям: со временем правообладатель может прекратить существование, между сторонами договора может возникнуть конфликт и пр. В отсутствие своевременной регистрации все это может привести к тому, что правообладателю придется вернуть полученное по договору вознаграждение, товарный знак может быть прекращен, а несостоявшийся лицензиат и вовсе может быть признан нарушителем права на товарный знак.

Вносимые в договор изменения и его расторжение также подлежат регистрации в Роспатенте. Для этого стороной(-ами) также предоставляется заявление, соглашение об изменении или расторжении договора, а также уплачивается пошлина за регистрацию вносимых изменений.

Для того, чтобы зарегистрировать распоряжение с первой попытки и в максимально короткие сроки, рекомендуем обращаться к профессионалам, специализирующимся на регистрации товарных знаков и распоряжением прав на них.

Таким образом, распоряжение правом на товарный знак — эффективный инструмент, используемый для получения экономической выгоды от товарного знака, но требующий соблюдения ряда четко установленных законом формальностей, учесть которые в полном объеме без специальных знаний может быть сложно.