Когда пора регистрировать товарный знак

Товарный знак – это то, без чего не может обойтись ни один бизнес вне зависимости от его размера, поскольку является обозначением, по которому предприниматель и его товары (услуги) становятся известными на рынке региона.

Хотите ли вы выйти на маркетплейс со своим товаром или разместить вывеску на здании для привлечения внимания к своей пиццерии или салону красоты – в любом случае нужен товарный знак.

Что дает бизнесу товарный знак

В последние годы с ростом количества субъектов МСП все больше и больше предпринимателей приходят к пониманию, что товарный знак представляет собой уникальный актив с точки зрения возможности реализации предпринимательской и творческой инициативы, а также его привлекательности для инвестиций и увеличения объема производства и сбыта товаров.

Несмотря на нематериальную сущность, товарный знак является:

• средством индивидуализации товара (услуги);

• маркером успешности предприятия;

• гарантией качества и аутентичности товара (услуги);

• индикатором деловой репутации предприятия;

• одним из ключевых элементов капитализации предприятия, имеющим стоимостное выражение.

Что надо сделать, чтобы зарегистрировать товарный знак

Чтобы зарегистрировать обозначение и включить его в Государственный реестр товарных знаков, необходимо подать заявку в Роспатент.

Ведомство проводит экспертизу и решает: может оно быть зарегистрировано в качестве товарного знака или нет.

Не каждое заявляемое в качестве товарного знака обозначение соответствует требованиям законодательства.

Следовательно, необходимо учитывать, что при достаточно длительном сроке экспертизы заявленного на регистрацию обозначения (он может в среднем составлять от 2 до 10 месяцев в зависимости от вида срочности процедуры, ускоренной или обычной) регистрации достигают не все.

Что делать, чтобы вашу заявку одобрили

Важно иметь полную информацию не только относительного того, какие обозначения следует заявлять на регистрацию в качестве товарных знаков, но и когда именно необходимо подавать заявку в Роспатент, чтобы, с одной стороны, как можно скорее товарный знак можно было начать использовать, с другой – избежать риска прекращения его правовой охраны и нарушения прав других лиц на сходные товарные знаки, зарегистрированные в отношении однородных товаров и имеющие более ранний приоритет.

Разберемся, что говорит закон. Итак, смотреть надо:

• ГК;

• Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены приказом Минэкономразвития от 20 июля 2015 г. № 482).

Требования также прописаны в соответствующих методических рекомендациях. Без знания этих документов сложно самостоятельно и без ошибок подготовить и подать заявку.

Критерии охраноспособности товарного знака

В обобщенном виде критерии охраноспособности (т.е. способности обозначения отвечать требованиям законодательства к товарному знаку – прим. ред.) товарного знака можно сформулировать следующим образом.

Товарный знак:

• должен обладать различительной способностью и при этом не должен вводить в заблуждение относительно товара, изготовителя или места происхождения товара,

• не должен нарушать публичных, общественных интересов,

• не должен нарушать права третьих лиц.

Когда подавать заявку

Относительно того, когда необходимо подавать заявку, ответ с любой точки зрения однозначен: как можно раньше.

Уникальность товарного знака заключается в том, что он является, по сути, лицом (визитной карточкой) товара или услуги, при помощи которого потребители могут отличать товары одних производителей от аналогичных по виду и назначению товаров других производителей.

Правильно выбранное обозначение выполняет не только отличительную функцию, но может стать и мощнейшим маркетинговым инструментом для эффективного продвижения продукции и услуг на рынке.

Однако на практике бизнес не всегда проявляет грамотный подход к оформлению прав в отношении товарных знаков.

Хотя здесь следует проводить не менее тщательную проверку, чем, например, при покупке земельного участка, ведь убытки от использования товарного знака без регистрации или от прекращения правовой охраны зарегистрированного товарного знака могут превышать ожидаемые доходы от его капитализации.

Примеры из практики

Практика также показывает, что против любого участника рынка могут совершаться действия по нанесению существенного вреда бизнесу и деловой репутации, например, если недобросовестное лицо подает заявку на регистрацию товарного знака прежде, чем это успевает сделать производитель товара, который опрометчиво разместил на своем сайте изображение новинки в сопровождении нового товарного знака, но еще не потрудился подать заявку на его регистрацию.

В некоторых случаях обладатели так называемых «раскрученных товарных знаков» ошибочно полагают, что поскольку их товарные знаки уже обладают соответствующей репутацией, известностью и узнаваемостью среди потребителей, то их товарные знаки уже находятся под надежной защитой и в дополнительной защите не нуждаются.

Несмотря на то, что нормой статьи 14.4 закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «О защите конкуренции» предусмотрены положения о недопущении недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации товаров, работ или услуг, тем не менее, ущерб для производителя товаров от действий недобросовестного лица может быть существенным.

Что еще может помешать регистрации

Кроме того, регистрации могут препятствовать ранее зарегистрированные или заявленные на регистрацию в отношении однородных товаров и/или услуг сходные до степени смешения товарные знаки третьих лиц.

Производители при этом могут воспользоваться предварительным поиском на предмет наличия подобных обозначений. Это позволит правильно оценить соответствующие риски и минимизировать их. Например, даст возможность внести необходимые коррективы в предполагаемый товарный знак.

Алгоритм действий, предупреждающих наступление неблагоприятных последствий, аналогичных вышеуказанным, можно сформулировать так:

• сразу после создания бренда рекомендуется подать заявку на регистрацию товарного знака – это позволит обеспечить наиболее раннюю дату приоритета;

• параллельно необходимо провести поиск по товарному знаку для того, чтобы оценить шансы на регистрацию, а также выявить потенциально опасные товарные знаки. Например, с пограничной степенью сходства, зарегистрированные ранее в отношении однородности или условно однородных товаров;

• далее анализируются результаты поиска и оценивается целесообразность продолжения делопроизводства по заявке;

• в случае, если результаты поиска благоприятные, оплачиваются необходимые пошлины за подачу заявки и проведение экспертизы, если они не были оплачены в момент подачи заявки. Остается дождаться результатов экспертизы заявленного товарного знака. В случае, если результаты поиска окажутся неблагоприятными, вносятся корректировки.

В идеале еще на стадии разработки концепции бренда для нового товара рекомендуется создавать по 2-3 рабочих названия и параллельно подавать на них заявки, а также проводить поиски и оценивать шансы на регистрацию.

Через полгода после регистрации товарного знака, по которому проводилась ускоренная процедура экспертизы, рекомендуется провести мониторинг на выявление сходных товарных знаков, по которым мог испрашиваться более ранний конвенционный или выставочный приоритет.

Также не стоит недооценивать важность наличия ранее зарегистрированного товарного знака с тем же словесным элементом и своевременно продлевать срок действия его регистрации, поскольку самый ранний товарный знак будет гарантом против возможных недобросовестных действий третьих лиц.

Для обеспечения более ранней даты приоритета и обеспечения более широкого объема охраны, сразу после создания основного элемента бренда – названия, следует его подать на регистрацию в качестве словесного товарного знака в Роспатент, не дожидаясь создания, тестирования и доработки графической составляющей бренда.

В условиях изменяющихся тенденций развития рынка в России, а также ситуации, связанной с политической повесткой, могут появляться как новые возможности для бизнеса, так и дополнительные риски и вызовы, поэтому бизнесу следует увеличить глубину планирования, в том числе планирования рисков, связанных с товарными знаками компании, а также обеспечить бизнес гарантиями не только за счет грамотной стратегии, но и посредством правильной расстановки приоритетов на пути от создания бренда до вывода на рынок маркированных им товаров.

Выводы и рекомендации

С учетом вышесказанного, можно сделать следующие выводы:

• использовать товарный знак без его регистрации достаточно рискованно, поскольку такие действия могут быть квалифицированы как неправомерные, а убытки от возможного нарушения прав третьих лиц могут значительно превысить ожидаемую прибыль;

• зарегистрированный товарный знак может быть уязвим по отношению к его оспариванию со стороны заинтересованных лиц, как минимум, в течение 5 лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака;

• расходы, связанные с обеспечением правовой охраны товарного знака, несоизмеримо малы по сравнению с возможными убытками вследствие использования незарегистрированного товарного знака или несвоевременной подачи заявки на регистрацию товарного знака.

В заключении отмечу, что товарный знак регистрируется не ради получения свидетельства, а для решения конкретных бизнес-задач: для продвижения товаров или услуг, вывода бренда на маркетплейс, масштабирования бизнеса за счет создания и продажи франшиз, получения кредитных средств под залог товарного знака.

И это лишь несколько примеров, когда товарный знак работает на бизнес и помогает ему зарабатывать еще больше.