Резолютивная часть постановления объявлена 08 августа 2012 года
Полный текст постановления изготовлен 15 августа 2012 года
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:
Председательствующего-судьи Букиной И.А.,
судей Дунаевой Н.Ю., Барабанщиковой Л.М.,
при участии в заседании:
от истца - адвокат Врублевский А.М. (рег. N 50/6083) по ордеру от 29.06.2012 N 0078
от ответчика - адвокат Жукова Л.В. (рег. 50/6673) по дов. от 03.02.2012 N б/н
рассмотрев в судебном заседании 08.08.2012 кассационные жалобы
ИП Малова Сергея Алексеевича и ООО "Мемориальная компания ВОЗРОЖДЕНИЕ"
на решение от 26.01.2012
Арбитражного суда Московской области
принятое судьей Копыловым В.А.,
на постановление от 24.04.2012
Десятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями Мизяк В.П., Быковым В.П., Куденеевой Г.А.,
по иску Общества с ограниченной ответственностью "Мемориальная компания ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОГРН 1045000704759)
к ИП Малову Сергею Алексеевичу (ОГРНИП 30507427100045)
о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Мемориальная компания "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (далее - ООО "Мемориальная компания "ВОЗРОЖДЕНИЕ", истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю Малову Сергею Алексеевичу (далее - ИП Малов С.А., ответчик) о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака (знака обслуживания) в размере 7 000 000 руб.
При рассмотрении дела в суде первой инстанции истец уточнил исковые требования и просил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака (знака обслуживания) в размере 2 500 000 руб., которые приняты судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Решением Арбитражного суда Московской области от 26.01.2012 исковые требования удовлетворены в части. С ИП Малова С.А. в пользу истца взыскано 2 259 082 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака. В остальной части в удовлетворении иска отказано.
Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2012 решение суда первой инстанции от 26.01.2012 отменено в части взысканной суммы компенсации. С ответчика в пользу истца взыскано 1 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.
Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, ответчик обратился в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит об их отмене и направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В обоснование кассационной жалобы ответчик ссылается на неправильное применение судами ст. ст. 401, 1250, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), с учетом п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"; нарушение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, поскольку суд не вправе был изменять исковые требования по своему усмотрению; несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и материалам дела.
Не согласившись с принятым по делу постановлением, истец также обратился с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемое постановление и оставить в силе решение суда первой инстанции, считая, что выводы суда апелляционной инстанции о характере нарушения и об уменьшении суммы компенсации, исходя из положений п. 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, не соответствуют фактическим обстоятельствам и материалам дела.
В отзыве на кассационную жалобу истец считает доводы кассационной жалобы необоснованными, просит кассационную жалобу ответчика оставить без удовлетворения.
В заседании суда кассационной инстанции представители истца и ответчика поддержали доводы своих кассационных жалоб и, соответственно, возражали против доводов друг друга.
Законность решения и постановления проверяется в порядке статей 284 и 286 АПК РФ.
Проверив обжалуемые решение и постановление о применении судами первой и апелляционной инстанций нормы права к установленным ими обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, обсудив доводы кассационных жалоб и возражений на них, суд кассационной инстанции считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене в связи с неправильным применением судами норм материального и процессуально права.
Как следует из материалов дела и установлено судами, истец является правообладателем товарного знака "GLOBALSTONE", что подтверждается свидетельством Роспатента на товарный знак (знак обслуживания) N 357314, с приоритетом от 11.03.2008, срок действия регистрации истекает 11.03.2018.
Указанный товарный знак (знак обслуживания) используется истцом для индивидуализации работ и услуг по изготовлению и установке памятников и иных изделий из натурального и искусственного камня, в частности путем размещения указанного знака: при выполнении работ, оказании услуг; на документации при оформлении отношений с покупателями (заказчиками); в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Основанием для обращения с иском на основании ст. ст. 1225, 1250, 1477, 1515 ГК РФ послужило то, что в период с 14.08.2008 по 27.11.2008 ИП Малов С.А. осуществлял предпринимательскую деятельность по предоставлению услуг, аналогичных услугам истца, с использованием на первичной документации (бланках наряд-заказов формы БО-13 (01), печати и штампа, содержащих сочетание слов "GLOBAL STONE" и "ГЛОБАЛ СТОУН"; ответчик разместил указанный товарный знак на вывеске над входом в помещение по адресу: г. Москва, пр-т Андропова, д. 38, а поэтому истец считает, что ответчик нарушает исключительные права истца на товарный знак и должен возместить истцу компенсацию за незаконное использование товарного знака.
Удовлетворяя требование истца в сумме 2 259 082 руб., суд первой инстанции исходил из того, что факт незаконного использования ответчиком товарного знака, правообладателем которого является истец, подтвержден материалами дела. При определении суммы компенсации суд исходил из того, что согласно уточненному расчету истца (представлен в судебном заседании 20.01.2012) ИП Маловым С.А. в период с 14.08.2008 по 27.11.2008 оказано услуг на общую сумму 1 129 541 руб., следовательно, размер компенсации составил: 1 129 541 руб. x 2 = 2 259 082 руб.
Согласившись с выводами суда первой инстанции в отношении доказанности факта незаконного использования ответчиком товарного знака, правообладателем которого является истец, но, учитывая тот факт, что ответчиком товарный знак на надгробных плитах и других изделиях не использовался, исходя из непродолжительности использования данного товарного знака, отсутствия доказательств наступления негативных последствий для истца в результате его использования, арбитражный апелляционный суд посчитал правомерным отменить решение суда первой инстанции в части размера компенсации, применив нормы п. 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, уменьшив размер взыскиваемой компенсации с ответчика до 1 000 000 руб.
Из материалов дела следует и установлено судами, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 357314 с приоритетом от 11.03.2008, содержащий словесный элемент GLOBALSTONE и ГЛОБАЛСТОУН, в отношении товаров, в том числе товаров 19-го класса МКТУ: гранит; доски мемориальные; изделия из камня, бетона или мрамора художественные; камень искусственный, камни надгробные; конструкции; ограды; памятники; памятники надгробные; платформы сборные; плиты надгробные, а также в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, в том числе демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц), гравирование.
Оценив представленные по делу доказательства в порядке главы 7 АПК РФ, суды установили, что в период с 14.08.2008 по 27.11.2008 ИП Малов С.А. осуществлял предпринимательскую деятельность по предоставлению услуг, аналогичных услугам истца, с использованием на первичной документации (бланках заказов-нарядов формы БО-13) печати и углового штампа, содержащих словосочетания "GLOBAL STONE" и "ГЛОБАЛ СТОУН"; словесное обозначение "GLOBALSTONE" использовалось ответчиком на вывеске магазина по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д. 38; указанные обстоятельства не оспаривались ответчиком; из заключения патентного поверенного от 06.12.2011 следует, что зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству N 357314 обозначение "GLOBALSTONE" и его транслитерация русскими буквами "ГЛОБАЛСТОУН", а также используемое ответчиком в предпринимательской деятельности (на вывеске и бланках) словосочетание "GLOBAL STONE" и "ГЛОБАЛ СТОУН" фонетически, семантически и графически (визуально) сходны до степени смешения.
В связи с чем, суды пришли к выводу о доказанности истцом факта нарушения ответчиком исключительного права владельца товарного знака.
В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).
Статьей 1484 ГК РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Следовательно, является правильным вывод судов о том, что использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами на деловой документации (фирменных бланках и печати) при выполнении работ, оказании услуг является нарушением исключительного права владельца товарного знака.
Согласно п. 1 ст. 1250 ГК РФ исключительные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.
В силу п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.
В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации вместо возмещения убытков.
Данная норма предусматривает, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Как следует из искового заявления, истец просил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, что предусмотрено п. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ. Из обжалуемого решения следует, что суд первой инстанции проверял размер заявленной компенсации именно исходя из двукратного размера стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, с учетом уточненного расчета истца.
Из материалов дела видно, что в суде апелляционной инстанции истец не уточнял способ выплаты компенсации.
Поэтому применение судом апелляционной инстанции п. 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, а именно: выплата компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, является ошибочным в силу абзаца 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, поскольку право выбора способа компенсации принадлежит правообладателю, а не суду.
Следовательно, судом апелляционной инстанции неправильно применена ч. 4 ст. 1515 ГК РФ.
В связи с чем, довод кассационной жалобы ответчика о том, что суд апелляционной инстанции не вправе был изменять исковые требования по своему усмотрению, нашел подтверждение при проверке законности обжалуемого постановления.
Данное процессуальное нарушение применительно к ч. 1 ст. 49 АПК РФ привело к принятию судом апелляционной инстанции неправильного постановления, а поэтому подлежит отмене в силу ч. 3 ст. 288 АПК РФ.
Решение суда первой инстанции также подлежит отмене, поскольку, как пояснил истец в заседании суда кассационной инстанции и следует из материалов дела (л.д. 28 т. 2), им в суде первой инстанции в заявлении об уменьшении размера исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ уточнены требования по способу компенсации, однако данное уточнение не было рассмотрено судом первой инстанции, что нашло подтверждение при проверке законности обжалуемого решения.
Поскольку суд первой инстанции с учетом воли истца фактически не устанавливал, какую именно компенсацию определил истец по п. 4 ст. 1515 ГК РФ, и, соответственно, не определял окончательный размер компенсации, а суд кассационной инстанции лишен такого права в силу своих полномочий, то новое решение по данному требованию не может быть принято судом кассационной инстанции. В связи с чем, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
При новом рассмотрении суду необходимо установить, по какому именно основанию п. 4 ст. 1515 ГК РФ заявлено истцом требование о выплате компенсации, соответственно, проверить в полном объеме доводы сторон по данному требованию, правильно применить нормы материального и процессуального права, с учетом правовой позиции, изложенной в п. 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29, и принять правильное решение.
Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
постановил:
решение Арбитражного суда Московской области от 26.01.2012 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2012 по делу N А41-31553/11 отменить.
Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
Председательствующий судья
И.А.БУКИНА
Судья
Н.Ю.ДУНАЕВА
Л.М.БАРАБАНЩИКОВА