Зачастую предприниматели не уделяют должного внимания оформлению прав на технические решения, которые их сотрудники создают в процессе своей трудовой деятельности. Более того, у многих из них даже не возникает сомнений, что исключительные права на изобретения могут принадлежать не им. Вместе с тем неправильное оформление документов приводит к ситуациям, когда владельцем изобретения оказывается работник и единственным выходом становится заключение с ним лицензионного договора с выплатой вознаграждения. Рассмотрим обстоятельства, которые необходимо учесть во избежание подобных негативных последствий.
1. Круг обязанностей работника должен быть связан с созданием технических решений
Чтобы исключительное право на изобретение принадлежало работодателю, оно должно носить служебный характер. В соответствии с ч. 1 ст. 1370 ГК РФ изобретение признается служебным, если оно создано работником в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.
При определении того, является ли изобретение служебным, суды принимают во внимание следующие обстоятельства:
- соотношение осуществляемой работодателем деятельности со сферой, в которой создан патентоспособный объект;
- пределы трудовых обязанностей работника;
- место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов;
- источник оборудования и средств, использованных для их создания;
- возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект;
- цель создания патентоспособного объекта;
- последующее поведение работника и работодателя, а также составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в порядке исполнения трудовых обязанностей, иные обстоятельства.
Итак, для правильного оформления прав на создаваемые изобретения необходимо составить должностную инструкцию, в которой будет прописана обязанность работника по ведению технических и конструкторских разработок в определенном направлении.
При возникновении потребности в создании конкретного технического решения работодателю также требуется сформировать задание на проектирование, конструкторские или технические работы по созданию определенной детали, узла или инструмента. При этом текст задания должен соотноситься с информацией, которая содержится в должностной инструкции.
При отсутствии надлежащим образом оформленных документов у работодателя не получится доказать служебный характер изобретения.
После того, как предпринимателю стало известно, что его сотрудник получил патент на изобретение «Красный нитридный люминофор», он обратился в суд с иском о признании данного патента недействительным. Предприниматель полагал, что изобретение является служебным, так как создано работником в связи с выполнением трудовых обязанностей. Однако исследовав трудовой договор, суд пришёл к выводу, что на работника были возложены административные функции по общему руководству работой компании. При этом обязанности по проведению каких-либо исследовательских работ в его должностные обязанности не входили. Конкретное служебное задание на создание изобретения также отсутствовало, и, соответственно, совпадение деятельности, осуществляемой компанией, со сферой, в которой создано изобретение, само по себе не позволило суду констатировать служебный характер изобретения.
Кроме того, суд отметил, что заявка на патент была подана работником через три месяца после его устройства на работу, но вместе с тем работодатель не представил доказательств, что в течение такого непродолжительного срока можно создать оспариваемое изобретение.
2. Необходимо урегулировать отношения со всеми физическими лицами, которые принимали участие в создании изобретения
В случае, если результат интеллектуальной деятельности создан работником в связи с выполнением им трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в соавторстве с иным физическим лицом, то по правилам статьи 1370 ГК РФ определяются лишь взаимоотношения работника и его работодателя. Соавтор же вправе использовать этот результат по своему усмотрению, если соглашением не предусмотрено иное. Наряду с работодателем другого автора он также может быть указан одним из патентообладателей.
В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 1229 ГК РФ распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно. Поэтому возникновение разногласий с автором, отношения с котором не урегулированы, может явиться препятствием для распоряжения правами на патент, (например, путем заключения лицензионного договора.
Предприниматель обратился в суд с иском о признании патента на изобретение «Способ подогрева шахтного вентиляционного воздуха и устройство для его осуществления» недействительным. По его мнению, изобретение являлось служебным, поскольку создано в соавторстве тремя его работниками. При этом в Реестре изобретений РФ автором и патентообладателем числился только один из них.
Суд пришёл к выводу, что в отношении данного работника изобретение не носит служебный характер. Во-первых, с ним был заключен лицензионный договор, по которому предприниматель получал право на использование изобретения. То есть данным договором стороны закрепили, что исключительное право на изобретение принадлежит работнику. И во-вторых, в рамках другого дела о взыскании задолженности по лицензионному договору предприниматель оспаривал размер вознаграждения, а не правомерность его требования со стороны работника.
Вместе с тем предпринимателю удалось доказать, что в отношении двух других работников изобретение является служебным, поскольку в материалы дела были представлены чертежи, протокол технического совещания и деловая переписка. Суды указали, что в отношении двух из трех соавторов результат деятельности является служебным, поэтому за них право на получение патента принадлежит их работодателю. Третий автор, в отношении которого результат интеллектуальной деятельности служебным не является, также имеет право на получение патента и может быть сопатентообладателем. Таким образом, суды признали патент недействительным в части - работодатель был включён в число патентообладателей наряду с его бывшим работником.
3. Судьбой изобретения необходимо распорядиться в течение установленного законом срока
В течение четырех месяцев с момента получения уведомления от работника предприниматель должен совершить одно из следующих действий:
• подать заявку на выдачу патента на служебное изобретение в Роспатент;
• передать право на получение патента на служебное изобретение другому лицу;
• сообщить работнику о сохранении информации о служебном изобретении в тайне.
В противном случае право на получение патента на служебное изобретение перейдёт работнику, а за работодателем сохранится лишь право использования разработки в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения. Это зафиксировано в п. 4 ст. 1370 ГК РФ.
Компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском о признании патентов на изобретения № 2477650, № 2479346 и № 2501598 недействительными в части указания патентообладателей. Данные требования были мотивированы тем, что одним из авторов изобретений являлся генеральный директор компании, ее единственный участник и главный специалист. По мнению истца, данные изобретения являются служебными, поскольку созданы в процессе осуществления генеральным директором своих служебных обязанностей, а также на оборудовании, принадлежащем компании. Изучив обстоятельства дела, ссуд счел, что работодателю должно было быть известно о создании его единственным учредителем и генеральным директором результата интеллектуальной деятельности, которое подлежит патентованию. Поскольку в установленный законом срок работодатель не обратился в Роспатент с заявкой на выдачу патента, ему было отказано в иске.
4. Необходимо урегулировать вопрос о выплате вознаграждении за создание служебного изобретения
Обязанность по выплате вознаграждения лежит на работодателе в любом случае, даже если принадлежащие ему права на изобретение переданы или предоставлены третьему лицу по договору об отчуждении или по лицензионному договору. Об этом гласит п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Согласно ч. 4 ст. 1370 ГК РФ если работодатель и работник не закрепили в договоре размер, условия и порядок выплаты вознаграждения, то они будут устанавливаться судом. При принятии решения суд будет руководствоваться Правилами выплаты вознаграждения за служебные изобретения, которые закреплены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 04 июня 2014 года № 512 «Об утверждении правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».
Начать дискуссию