Мы всегда отмечали, что наличие объектов интеллектуальной собственности (далее - ИС) характерно для 99% компаний, будь то производственные, торговые или любые другие. При этом зачастую такие объекты вносят значительный вклад в развитие бизнеса, делают узнаваемой продукцию, помогают сохранять индивидуальность. Вопрос: как владеть интеллектуальной собственностью совместно?
Например, для интернет-магазинов сайт является ключевым элементом в поддержании связи с клиентами, для производственных компаний их уникальные технологии (запатентованные или оформленные в качестве ноу-хау), позволяют создавать собственный продукт и т.д. Поэтому при построении любой структуры бизнеса всегда уделяется особое место интеллектуальной собственности.
Необходимо как минимум решить две задачи, связанные с ИС:
- Какими договорами будет опосредоваться создание и использование объектов ИС? Это может быть лицензионный, франчайзинговый договор, договор авторского заказа, создание служебного произведения и т.д.;
- Кто будет собственником объекта?
На вопросы, возникающие в рамках совместного владения ИС, мы и ответим в нашей сегодняшней рассылке.
Конечно, если собственником результата интеллектуальной деятельности является компания или ее владелец в одном лице (как физическое лицо или в статусе ИП), вопросов обычно не возникает. Например, собственник-ИП владеет товарным знаком и передает его в пользование компании, получая за это роялти и облагая налогом с дохода под 6% (УСН с объектом «Доходы»). Тем самым обеспечивается возможность для компании использовать товарный знак в деятельности, а собственник получает возможность перечисления ему дохода от бизнеса посредством лицензионных платежей с минимально возможной ставкой налога с дохода.
Однако, если собственников больше одного, могут возникнуть сложности.
Вопросам совместного владения результатами интеллектуальной деятельности посвящена отдельная норма ГК РФ. Так, п. 2 ст. 1229 ГК РФ допускает, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно. При этом все вопросы в части использования объекта, получения и распределения доходов от его использования и т.д. разрешаются правообладателями с помощью отдельного соглашения (п. 3 ст. 1229 ГК РФ).
Таким образом, по аналогии с общей долевой собственностью на имущество, определение порядка владения, использования и распоряжения объектами ИС отдано на откуп самим правообладателям. Это позволяет, в частности, гарантировать полный объем прав на результат интеллектуальной деятельности каждому из сособственников, и каждому получать свою, закрепленную за ним долю дохода от его использования.
Однако, не для всех объектов интеллектуальной собственности все выглядит так безоблачно. Если в части объектов авторских прав (сайты, дизайнерские решения), патентов общее правило о совместном владении действует без каких-либо ограничений, для товарных знаков такие ограничения на практике существуют.
Зарегистрировать товарный знак, например, на двух ИП-собственников, в данный момент невозможно (за исключением регистрации коллективного товарного знака). Роспатент объясняет отказы в такой регистрации тем, что товарный знак призван индивидуализировать товары, продукты, услуги и, видимо, по логике госоргана, выпускать такие товары может только определенный единственный субъект.
Регистрация же совместно используемого товарного знака допускается только как коллективного (о чем мы упоминали выше), однако это налагает на владельцев такого знака существенные ограничения: коллективный товарный знак нельзя передавать в пользование по лицензионному договору (что делает бессмысленным его регистрацию на собственников, которые потом передают знак в пользование операционной компании), такой знак также нельзя отчуждать (п. 2 ст. 1510 ГК РФ).
С регистрационным органом соглашается и судебная практика, указывая, что владеть совместно можно только коллективным знаком (см. Постановление ФАС Московского округа от 05.10.2010 № КА-А40/10531-10 по делу № А40-142954/09-12-947).
Таким образом, закрепить совместные права владельцев бизнеса на товарный знак напрямую, чтобы впоследствии его можно было передать третьему лицу в пользование, на данный момент нельзя.
Выйти из описанной ситуации можно следующими способами:
1) Зарегистрировать товарный знак на юридическое лицо, учредителями которого станут собственники. Это позволит закрепить права каждого из партнеров по бизнесу на товарный знак.
Получать доход от деятельности данной компании они смогут, например, выполняя функции ИП-управляющих. Вознаграждение ИП в таком случае будет облагаться при применении УСН с объектом «Доходы» по ставке 6%, также как при перечислении ИП роялти.
Напомним, что с сентября 2014 года ГК РФ прямо разрешает юридическому лицу иметь более 1 директора (или ИП-управляющего). Поэтому такая конструкция позволяет Уставом закрепить полномочия каждого из партнеров или их совместно на передачу объекта ИС в пользование, его отчуждение, утверждение размера лицензионных платежей и т.д., а также гибко урегулировать вопрос вознаграждения каждого из ИП.
Однако если общество является собственником 1-2 товарных знаков и иной деятельности, кроме передачи их в пользование по лицензионному договору, не выполняет, обосновать большой размер вознаграждения ИП затруднительно. Есть риск переквалификации полученных ИП средств в дивиденды. Такой способ подойдет, например, при обособлении всех активов, как материальных, так и нематериальных (в том числе товарных знаков) в рамках юридического лица. Управление большим количеством активов, решение текущих вопросов их эксплуатации, уже может обосновать наличие двух и более управляющих с высоким вознаграждением.
2) Товарный знак может быть передан в совместное владение в рамках простого товарищества.
Даже зарегистрировав товарный знак на одного из собственников, партнеры могут заключить между собой договор о совместной деятельности, предметом которого будет деятельность по управлению объектами ИС с целью их более эффективного использования. В этом случае собственник товарного знака внесет знак в качестве своего вклада в простое товарищество, после чего товарный знак будет считаться общим имуществом товарищей, а вопросы по его использованию и владению будут решаться товарищами по условиям, закрепленным договором.
Однако, простое товарищество имеет одну особенность, о которой мы не раз уже упоминали: вся его деятельность облагается НДС. И если в части большинства объектов ИС это не принципиально, поскольку операции с ними НДС не облагаются (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ), то товарный знак в список объектов интеллектуальной собственности, операции по которым не облагаются НДС, не включен. Таким образом, если Простое товарищество передает в пользование товарный знак, лицензионные платежи облагаются НДС.
Отметим при этом, что если речь идет о передаче товарного знака в пользование внутри Группы компаний, это приведет только к переносу части уплачиваемого бизнесом НДС с одного субъекта группы на другого. При этом на совокупный размер всего уплачиваемого Группой компаний НДС это не повлияет.
3) Регистрация товарного знака по частям с распределением уже нескольких товарных знаков между собственниками.
Поскольку в форме товарного знака законодательством допускается регистрация словесных, графических объектов и т.д., единая используемая в бизнесе торговая марка, состоящая, например, из рисунка и слова может быть зарегистрирована по частям. В итоге мы получаем два свидетельства на два товарных знака, которые бизнесом будут использоваться в совокупности. Таким образом возможно закрепить права каждого из собственников на свою часть бренда и на часть роялти. Правда довольно длительную процедуру регистрации при этом придется пройти дважды.
Комментарии
2