Как Роспатент отказывает в регистрации товарного знака

Автор Оксана Штерц

В последнее время все большее число заявок на регистрацию брендов получает решения об отказе в предоставлении правовой охраны.

Казалось бы, законодательство в области товарных знаков не менялось, не изменились и правила рассмотрения заявок на товарные знаки, однако обозначения еще несколько лет назад признаваемые регистрирующим органом как охраноспособные все чаще отклоняются или признаются сходными с ранее зарегистрированными торговыми марками.

С чем же это связано и в чем причина ужесточения подходов Роспатента в правоприменительной практике при рассмотрении заявок на товарные знаки?

Поворотным моментом в изменении позиций Патентного ведомства явились положения пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Согласно основным принципам, изложенным в указанном пункте, методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения дополнена следующими разъяснениями:

• Для признания сходства товарных знаков достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

• Смешение товарных знаков возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

• Установление сходства осуществляется по результатам сравнения товарного знака и обозначения. При этом учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. (Таким образом в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы).

• Оценка сравниваемых знаков должна производиться с точки зрения обычного потребителя, специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Рассмотрим как применяются разъяснения, указанные в пункте 162, на примерах вынесенных Роспатентом решений об отказах в регистрации товарных знаков.

Роспатент отказал в регистрации знака "MANTRA" по заявке для товаров 05 класса (пищевые добавки), считая его сходным до степени смешения с зарегистрированными знаками "MANTI" и "GANTRA" для фармацевтических препаратов.

См. Решение Палаты по патентным спорам.

Заявитель пытался доказать, что знаки не являются сходными в силу их звукового различия, а также обратил внимание на тот факт, что заявленное обозначение является лексической единицей английского языка, означающее "мантра, заклинание".

Рассмотрев возражение, Роспатент установил, что с точки зрения звучания анализ словесных элементов заявленного обозначения "MANTRA" и противопоставленных знаков "MANTI" и "GANTRA" показал их сходство, основанное на одинаковом составе гласных, весьма близком составе согласных, одинаковом количеством слогов.

При этом при анализе смыслового значения слов "MANTRA" и "MANTI" Роспатентом не было учтено, что в сравниваемые обозначения заложены разные понятия и идеи. Так, согласно информации, приведенной в словарях dic.academic.ru, "MANTI" может быть переведено с датского языка как гадание, с итальянского как мантии, а согласно энциклопедии Википедия, это слово в переводе с английского языка означает "манты"- разновидность пельменей, популярных в большинстве кухонь Центральной Азии, Западной Азии, Южного Кавказа, Балкан и Афганистана.

В итоге ведомство признало знаки сходными и отказало заявителю в регистрации. Зарегистрировать знак все же удалось только благодаря представленным правообладателями противопоставленных товарных знаков писем-согласий.

Сходство было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов "WELLKIDS" и "WELL", обусловленного фонетическим вхождением противопоставленного знака в заявленное обозначение.

Получить охрану знаку удалось опять же только представив в регистрирующий орган письмо-согласие на регистрацию от правообладателя противопоставленного товарного знака.
См. Решение Палаты по патентным спорам

Отказ в регистрации был обоснован фонетическим сходством словесных элементов "HEALTHIS" и "HEALTRIX", обусловленным наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, совпадением начальной части сравниваемых слов "HEAL-" и однородностью товаров 03 класса МКТУ (косметические препараты).

Правообладатель противопоставленного знака предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке.
См. Решение Палаты по патентным спорам

Роспатент отказал в регистрации знака "HIS STORY" по заявке N 2021724668 в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг, посчитав его сходным с зарегистрированным знаком "HISTORIC" по международной регистрации No 1372663 для таких же товаров 25 класса МКТУ.

Заявитель обратился с возражением на решение об отказе в палату по патентным спорам в котором указал, что словесный элемент заявленного обозначения "HIS STORY" переводится с английского языка как "его история". Слово "история" имеет значение "рассказ", "повествование", "рассказать историю из жизни", а противопоставленный знак "HISTORIC" переводится с английского языка как "исторический". В данном случае слово "история" – это наука, изучающая то, что было в прошлом (древняя история, учебник истории и т.д.). Таким образом, в сравниваемых обозначениях представлены различные по смыслу словесные элементы и в них изначально заложены различные понятия и идеи, что не позволит потребителям их спутать.

Роспатент признал сравниваемые знаки сходными по звучанию. Члены коллегии рассудили, что оба обозначения являются близкими по составу звуков и совпадающих слогов и различаются только окончаниями.

В отношении доводов заявителя по поводу смыслового различия сравниваемых знаков представители административного органа пришли к выводу о том, что указанные семантические различия, обусловленные их словарными значениями, могут быть не очевидными для российских потребителей в силу недостаточности владения потребителями английским языком. При этом созвучность указанных слов со словом русского языка "история" сближает сравниваемые обозначения в семантическом отношении.

Итоговое решение - отказать в удовлетворении возражения. См. Решение ППС

Эксперт отказал в регистрации знака "JOHN SILVER" для товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки). Основанием для решения об отказе явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение признано сходным с товарным знаком "JOHN GOLD".

Заявителю удалось зарегистрировать знак только после получения письма-согласия на регистрацию от правообладателя противопоставленного знака. Решение ППС

Роспатент отказал в регистрации знака "ЦАРЕВ САД" для товаров 29 класса МКТУ, посчитав его сходным до степени смешения со знаками "ЦАРЕВ ПРОДУКТ" и "ЦАРЕВКА". Заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и обратился с возражением в Палату по патентным спорам.

Рассмотрев, возражение коллегия палаты установила, что в противопоставленном знаке "ЦАРЕВ ПРОДУКТ" слово "ЦАРЕВ" является сильным элементом, поскольку оно расположено на первом месте в знаке по сравнению с неохраняемым элементом "ПРОДУКТ" и именно на нем акцентируется внимание потребителей при восприятии обозначения. Сходство заявленного обозначения "ЦАРЕВ САД" и противопоставленного товарного знака "ЦАРЕВ ПРОДУКТ" коллегия обосновала звуковым и смысловым тождеством входящего в состав сравниваемых обозначений словесного элемента "ЦАРЕВ".

Далее палата признала заявленное обозначение "ЦАРЕВ САД" сходным с товарным знаком "ЦАРЕВКА". По мнению коллегии, в заявленном обозначении словесный элемент "ЦАРЕВ" расположен на первом месте и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака. При этом, как указано палатой: "Слово "ЦАРЕВ" является однокоренным со словом "ЦАРЕВКА" противопоставленного знака и близким по смыслу, что порождает в сознании потребителя сходный ассоциативный ряд, связанный со значением слов "царь, царский, имеющий отношение к царю и т.д."

Анализируя смысловое сходство, палата также пришла к выводу, что дополнительный элемент "САД" не придает заявленному обозначению качественно иного смыслового восприятия, поскольку определяющее значение имеет словесный элемент "ЦАРЕВ", которое является однокоренным со словом "ЦАРЕВКА".

В итоге рассмотрения дела в регистрации знака было отказано. Решение ППС

Американская развлекательная компания Netflix попыталась зарегистрировать в качестве товарного знака название популярного корейского сериала "SQUID GAME" (в переводе на русский язык - игра в кальмара) в отношении товаров 09 и услуг 41 класса МКТУ. Роспатент отказал в регистрации знака "SQUID GAME", посчитав его сходным до степени смешения со знаком "SQUID INK". Не согласившись с решением Роспатента, компания обратилась с возражением в Палату по патентным спорам.

В возражении заявитель пробовал доказать, что несмотря на наличие в сравниваемых словосочетаниях слова "SQUID" (кальмар), они различаются по своему звуковому составу и по смыслу. Противопоставленный знак "SQUID INK" может быть переведен с английского языка как "чернила кальмара", а заявленное обозначение в переводе с английского может быть истолковано как "игра в кальмара".

Сопоставив сравниваемые знаки, коллегия палаты установила, что основным сильным элементом обоих знаков является слово "SQUID" (кальмар) и именно оно является наиболее запоминаемым потребителям, так как занимает начальное положение, и именно с него начинается прочтение знаков.

Относительно довода заявителя о том, что иные словесные элементы: "GAME" и "INK", придают сравниваемым обозначениям разное семантическое значение, а именно "игра в кальмара" и "чернила кальмара", коллегия отметила следующее.
"Наличие в заявленном обозначении словесного элемента "GAME", также как и в противопоставленном товарном знаке – словесного элемента "INK" не может оказывать существенного влияния на восприятие обозначений, поскольку элементы "GAME" и "INK" не изменяют смыслового значения слова "SQUID" и не создают качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом "SQUID", в виду чего, словосочетания "SQUID GAME" и "SQUID INK" – вызывают прямые ассоциации с "SQUID" (кальмаром), кроме того, словесные элементы "SQUID"/"SQUID" занимают начальное положение, и именно с них начинается прочтение знаков."

В результате рассмотрения возражения палатой знаки были признаны сходными.

По мнению палаты, средний российский потребитель не способен воспринимать два значимых слова как словосочетание и будет расценивать оба знака как что-то связанного с кальмарами. Решение ППС

Роспатент отказал в регистрации знака "BLACK SMOKE" N 2022740451 в отношении товаров 34 класса (табачные изделия) и услуг 35 класса (продвижение и продажа товаров), посчитав его сходным зарегистрированным знаком "BLACK" N 2022714044 по звуковому критерию и по смыслу.

Звуковое сходство регистрирующий орган обосновал полным вхождением слова "BLACK" противопоставленного знака в заявленное обозначение. По поводу смыслового сходства было указано, что оба знака включают в свой состав семантически тождественный словесный элемент "BLACK" (в переводе с английского "черный"). При этом, словесный элемент "BLACK" заявленного обозначения занимает начальную позицию, и, именно, на нем будет акцентироваться внимание потребителей при восприятии знака, тогда как, слово "SMOKE", в силу своего семантического значения (в переводе с английского "дым"), является слабым элементом. Решение ППС

"Севастопольский винодельческий завод" попытался зарегистрировать товарный знак "Балансела" для алкогольной продукции. Роспатент отказался зарегистрировать знак посчитав его сходным с серией товарных знаков "БАЛЛАНТАЙНС" и "BALLATINE’S".

Считая решение регистрирующего органа неправомерным, завод подал возражение на решение об отказе в Палату по патентным спорам. В возражении он указал, что сравниваемые знаки имеют существенные звуковые различия и обратил внимание коллегии на то, что в обозначениях "Балансела" и "БАЛЛАНТАЙНС" изначально заложены различные понятия и идеи, поскольку знаки имеют различное смысловое значение и вызывают в сознании потребителей различные ассоциации.

Согласно словарно-справочной литературе слово "балансела" имеет значение - двадцативесельная шлюпка с острыми оконечностями, имеющая одну мачту с латинским парусом (см. Интернет-словарь: https://dic.academic.ru/ Самойлов К. И. Морской словарь), а противопоставленные знаки представляют собой фамилию основателя компании производителя шотландского виски Джорджа Баллантайна. (о чем свидетельствуют многочисленные упоминания в энциклопедиях и других источниках, а также высокая степень насыщенности интернет-пространства такой информацией)

При рассмотрении возражения членами Палаты было указано, что слово "BALLANTINE" / "БАЛАНТАЙН" не имеет смыслового значения, воспринимается в качестве фантазийного, что не позволяет провести сопоставительный анализ сравниваемых обозначений по смыслу.

Проанализировав только звуковое сходство, коллегия установила, что схожесть обусловлена полным совпадением начальных частей [БАЛАН-], а разница в конечных частях [-СЕЛА] и [-ТАЙН(С)] не влияет на вывод о фонетическом несходстве сравниваемых обозначений.

В удовлетворении возражения было оказано, а вывод административного органа о том, что слово "BALLANTINE" / "БАЛАНТАЙН" является новообразованным был сделан без учета его семантики. Решение ППС

Красноярская компания "Негоциант" попыталась зарегистрировать название товарного знака "ТАЕЖНИК" для товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки). Роспатентом было принято решение об отказе в регистрации знака, т.к. по мнению эксперта заявленное на регистрацию слово сходно с ранее зарегистрированным знаком "ТАЕЖНАЯ" св-во N166077.

Заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе и обратился с возражением в Палату по патентным спорам, в котором указал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак различны по звуковому составу, а главное различаются по смыслу, так как "ТАЁЖНИК" - человек, который живет и промышляет в тайге, а "ТАЕЖНАЯ" - прилагательное от слова ТАЙГА - дикий хвойный лес на севере Европы, Азии и Северной Америки. Таким образом в сравниваемых словах изначально заложены различные понятия и идеи.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам посчитала доводы возражения неубедительными. По мнению коллегии, звуковое сходство сравниваемых слов обусловлено совпадением начальных пяти букв "ТАЕЖН-" при отличии только окончаний "-ИК"/"-АЯ", а их смысловое сходство предопределено тем, что оба слова как-то связаны с тайгой.

В итоге рассмотрения дела в удовлетворении возражения заявителя было отказано.

При рассмотрении возражения палатой были проигнорированы положения Руководства по экспертизе товарных знаков, адресованного работникам системы Роспатента, в пункте 7.1.2.1(в) которого указано: "не следует признавать сходными обозначения, являющиеся однокоренными, но имеющие различное смысловое значение. Например, несходными можно признать такие обозначения как "Лесное" и "Лесник", "Таежник" и "Таежная".
Решение ППС

Предприниматель попытался зарегистрировать товарный знак "ЖУРАВЛИНАЯ ГОРКА" для товаров 32, 33 классов МКТУ (безалкогольные и алкогольные напитки). Рассмотрев заявку, Роспатент отказал в регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения об отказе послужило то, что заявленное обозначение "Журавлиная горка" является названием песчаной дюны в национальном парке "Шушенский бор", а товары 32, 33 классов МКТУ, маркированные обозначением "Журавлиная горка", могут вызвать в сознании потребителя ассоциацию с деятельностью Федерального государственного бюджетного учреждения "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ЗАПОВЕДНИКА "САЯНО-ШУШЕНСКИЙ" И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ШУШЕНСКИЙ БОР". По мнению Роспатента регистрация знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В ответ на решение об отказе заявитель указал что вид деятельности ФГБУ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ЗАПОВЕДНИКА "САЯНО-ШУШЕНСКИЙ" И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ШУШЕНСКИЙ БОР" определен самим названием, т.е. любому среднестатистическому потребителю понятно, что это некий государственный орган, функция которого - обеспечение охраны, ухода и привлечение туристов в этот национальный парк. Аббревиатура "ФГБУ" говорит о том, что это некоммерческая организация и она, соответственно, не может заниматься розливом воды или производить пиво и другие напитки на природоохранной территории.

Заявитель также предоставил письмо от дирекции заповедника, в котором выражено согласие на регистрацию и использование наименования "Журавлиная горка" для регистрации товарного знака на его имя.

Роспатент признал доводы предпринимателя о том, что покрытая сосновым лесом песчаная дюна не может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров убедительными, но ту же нашел новые основания для отказа в регистрации знака в связи с его сходством с товарными знаками "ЖУРАВЛИ".

Административным органом было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки характеризуются звуковым сходством, так как слово "ЖУРАВЛИ" полностью входит в состав в состав заявленного обозначения "Журавлиная горка".

Предприниматель также попытался сослаться на зарегистрированные товарные знаки "ЖУРАВЛИНЫЙ КЛИН" и "ПОЛЕТ ЖУРАВЛЯ" регистрации которых не помешала указанная серия товарных знаков со словом "ЖУРАВЛИ", однако его доводы были оставлены без внимания. Итоговое решение Роспатента - в государственной регистрации товарного знака отказать. Решение ППС

Роспатент отказал в регистрации названия "ТАЙНА КАМНЕЙ" на основании сходства с товарным знаком "САД КАМНЕЙ". Заявитель попытался оспорить решение органа и указал, что сравниваемые обозначения "САД КАМНЕЙ" и "ТАЙНА КАМНЕЙ" не сходны по звучанию в силу того, что содержат разный состав букв, звуков и слогов, а в указанных словосочетаниях на первом месте стоят разные слова "САД" и "ТАЙНА".

Им также был указано на то, что сравниваемые обозначения "САД КАМНЕЙ" и "ТАЙНА КАМНЕЙ" представляют собой словосочетания, в которых заложены разные понятия и идеи, а образующие их слова связаны между собой по смыслу и грамматически.

Заявитель попытался доказать, что "САД КАМНЕЙ" представляет собой устойчивое словосочетание, имеющее определенное смысловое значение - сад камней (японский "каменный сад") - культурно-эстетическое сооружение Японии, а словосочетание "ТАЙНА КАМНЕЙ" имеет совершенно иное смысловое значение, означающее веру в существование особых сакральных свойств камней.

Рассмотрев доводы заявителя, представители Роспатента посчитали их неубедительными. По мнению Роспатента выражение "сад камней" не является популярным устойчивым выражением русского языка, а "Тайна камней", не может быть отнесено к устойчивому словосочетанию, поскольку значение данного словосочетания отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках.

На основании этих умозаключений судебная коллегия провела анализ сходства по каждому слову и установила, что сходство сравниваемых обозначений "ТАЙНА КАМНЕЙ" - "САД КАМНЕЙ" обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент "КАМНЕЙ".

В результате рассмотрения дела в регистрации знака "ТАЙНА КАМНЕЙ" было отказано. решение ППС

Коллегия указала, что спорное обозначение "OLD STONE" не может быть отнесено к категории так называемых устойчивых словосочетаний (идиом), значение которых не совпадает со значениями составляющих его слов как, например, "глазное яблоко", "бабье лето", в связи с чем правомерным является проведение анализа сходства по каждому слову.

Членнами коллегии было установлено, что сравниваемые знаки содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные и сходные визуально словесные элементы "STONE", что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений. Решение ППС

При сравнении знаков Роспатент пришел к выводу, что в заявленном обозначении и противопоставленых товарных знаках основными, «сильными» элементами, по которым знаки идентифицируются потребителем, являются словесные элементы "СОНАТА". Данный факт обусловлен тем, что слово "СОНАТА" лучше запоминается и имеет смысловое значение (инструментальное музыкальное произведение из трех или четырех различающихся своим содержанием частей, из которых одна или две написаны в форме сонатного аллегро).

В решении было отмечено, что наличие в заявленном обозначении словесных элементов "СЛАДКИХ СНОВ" не может оказывать существенного влияния на его восприятие, поскольку само словосочетание "СОНАТА СЛАДКИХ СНОВ" воспринимается как «музыкальное произведение для сна». В виду чего, словосочетание "СОНАТА СЛАДКИХ СНОВ" – вызывает прямые ассоциации с музыкальным произведением, то есть с сонатой. Таким образом, определение "СЛАДКИХ СНОВ" не изменяет смыслового значения слова "СОНАТА" и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом "СОНАТА". Несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения были признаны сходными и ассоциирующимися друг с другом, что и привело к отказу в регистрации знака. Решение ППС

Приведенная Роспатентом в этом решении аргументация фактически может привести к монополии на использование слова "СОНАТА" в любых словосочетаниях и языках (как на русском, так и, иностранных языках, либо в транслитерации), что недопустимо и ставит под угрозу существование иных товарных знаков с таким элементом.

Беларусская компания подала заявку на товарный знак "EVOLUTION" для косметических средств для бровей и ресниц. Рассмотрев заявку. Роспатент вынес решение об отказе в регистрации знака по причине сходства обозначения с серией зарегистрированных знаков "REVOLUTION".

Считая решение неправомерным, компания попыталась оспорить его в Палате по патентным спорам. Рассмотрев возражение, коллегия палаты признала, что сравниваемые обозначение и противопоставленные знаки различаются по смыслу. Однако признала их сходными по звучанию, обосновав сходство полнымм вхождением словесного элемента "EVOLUTION" в состав противопоставленных товарных знаков "REVOLUTION". Возражение было оставлено без удовлетворения и в регистрации знака было отказано.

см. Решение ППС

Ужесточение подходов Роспатента к регистрации товарных знаков обусловлено, прежде всего, изменением методологии оценки сходства обозначений, приведенной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Как видно из вышеприведенных решений, Роспатент все чаще делает акцент на формальном сходстве, принимая во внимание фонетические и визуальные критерии сходства и игнорируя возможные смысловые различия, что влечет за собой увеличение количества отказов в регистрации.

При анализе сходства часто не учитываются правовые подходы, нашедшие отражение в Руководстве по государственной регистрации товарного знака, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12. .

Судом по интеллектуальным правам неоднократно указывалось о необходимости учета Роспатентом разработанных им же рекомендаций. Неприменение соответствующих методологических подходов, в каждом конкретном случае должно быть обосновано.

Таким образом, практика Роспатента демонстрирует тенденцию к формализованному подходу при оценке сходства товарных знаков.

В случае несогласия с решением Палаты по патентным спорам, необходимо обращаться в Суд по интеллектуальным правам.