Кому будет полезна информация:
- разработчикам, правообладателям программного обеспечения, компаниям, занимающимся реализацией разработанного ими программного обеспечения.
Проблема
Клиентом - компанией, занимающейся разработкой и реализацией программного обеспечения (далее - разработчик ПО), - был заключён договор (далее - договор) с заказчиком – сетью объектов общественного питания (далее – заказчик), в соответствии с условиями которого а) разработчик ПО обязан осуществить разработку и внедрение комплексной автоматизированной системы, обеспечивающей возможность автоматизации оказания услуг клиентам, автоматизации осуществления взаиморасчётов с клиентами на объектах автоматизации (далее – ПО); b) сроки выполнения работ по договору установлены календарным планом (приложение к договору); с) в стоимость работ по договору включены стоимость разработки, установки, внедрения, настройки ПО на объектах автоматизации, предоставление заказчику простой неисключительной лицензии права использования ПО; d) техническим заданием к договору установлено, что объектами автоматизации являются объекты оказания заказчиком услуг клиентам -16 объектов общественного питания, расположенных на территории Москвы (перечень объектов автоматизации с указанием их названий и адресов установлен приложением к договору). Работы по договору были выполнены разработчиком ПО в полном объеме в сроки, установленные договором, результат работ передан заказчику, принят заказчиком без замечаний, оплачен заказчиком в полном размере в срок, установленный договором (подтверждается актами выполненных работ, актами предоставления права использования ПО, подписанными уполномоченными представителями сторон без замечаний со стороны заказчика). По истечении 6 месяцев с момента завершения выполнения работ по договору разработчику ПО стало известно о том, что заказчиком осуществляется использование ПО в 11 объектах общественного питания, расположенных на территории Московской области, не включенных в перечень объектов автоматизации, установленный приложением к договору. Дополнительное соглашение к договору об изменении перечня объектов автоматизации не было заключено разработчиком ПО и заказчиком, оплата права использования ПО на объектах, не включённых в перечень объектов автоматизации, не осуществлялась заказчиком. Разработчиком ПО была направлена заказчику претензия, в которой было указано, что а) разработчик ПО является обладателем исключительных прав на ПО (подтверждается свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ); b) использование заказчиком ПО в 11 объектах общественного питания, не включенных в перечень объектов автоматизации, установленный приложением к договору, является использованием результата интеллектуальной деятельности, которому предоставляется правовая охрана (подпункт 2 п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса РВ) без согласия правообладателя, т.е. нарушением исключительных прав разработчика ПО на ПО; с) разработчик ПО предлагает заказчику приобрести простую неисключительную лицензию на право использования ПО в 11 объектах общественного питания, не включенных в перечень объектов автоматизации, или прекратить неправомерное использование ПО посредством деинсталляции ПО в этих объектах (для деинсталляции ПО разработчик ПО просил заказчика предоставить информацию о количестве экземпляров ПО и единиц оборудования, на которых оно установлено, выражал готовность разработать методику деинсталляции ПО); d) в случае неисполнения претензионных требований разработчик ПО просит заказчика осуществить выплату компенсации за использование ПО без согласия правообладателя (разработчика ПО) в двукратном размере стоимости права использования ПО.
В ответе на претензию разработчика ПО заказчик сообщил, что а) заказчиком предпринимались попытки сформировать с использованием внедренной части ПО выплатные документы, которые были сверены с сформированными в предыдущей программе файлами, в результате анализа были выявлены ошибки и расхождения. (в том числе, некорректно начисленные суммы к выплате, переплаты и недоплаты и др.) Таким образом, оказывать услуги клиентам и осуществлять взаиморасчеты с клиентами в автоматизированном режиме с использованием ПО невозможно.
Соответственно, ПО полностью не установлено, установлены только части ПО, не соответствующие условиям договора и технического задания, непригодные для использования в целях, для которых оно должно было быть разработано. ПО не создавалось по заказу заказчика, является результатом адаптации уже существовавшего ранее ПО. Следовательно, работы по договору не выполнены надлежащим образом. b) компенсация за нарушение исключительных прав правообладателя на ПО может быть взыскана только при доказанности факта нарушения авторских прав (п. 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). Основания для выплаты заказчиком компенсации за нарушение исключительных прав разработчика ПО на ПО отсутствуют, т.к. отсутствует факт нарушения заказчиком исключительных прав разработчика ПО на ПО, отсутствует вина заказчика в неправомерном использовании ПО в связи с тем, что части ПО инсталлированы на оборудовании заказчика непосредственно разработчиком ПО, в течение длительного времени разработчиком ПО осуществлялось внедрение отдельных блоков ПО, осуществлялась корректировка словарей доставочных участков, словарей других разделов ПО, в результате тестирования ПО заказчиком установлено отсутствие возможности использования ПО по назначению, т.к. выявленные в результате тестирования недостатки ПО могли привести к неисполнению, ненадлежащему исполнению заказчиком обязательств перед клиентами, после тестирования ПО оказание услуг клиентам, осуществление взаиморасчетов с клиентами осуществлялось заказчиком с использованием ранее эксплуатируемого программного обеспечения. с) расчет размера компенсации не соответствует положениям ст. 1301 Гражданского кодекса РФ, размер компенсации завышен. d) заказчик отказывается от приобретения простой неисключительной лицензии на право использования дополнительных экземпляров ПО. ПО будет деинсталлировано с оборудования в объектах общественного питания, не включенных в перечень объектов автоматизации, заказчиком самостоятельно, в связи с этим отсутствует необходимость в предоставлении разработчику ПО информации о количестве экземпляров ПО и единиц оборудования, на которых оно установлено.
Риски
- убытки разработчика ПО в виде неполученной прибыли от использования дополнительных экземпляров ПО;
- потенциально возможные убытки, репутационные риски разработчика ПО в случае передачи ПО заказчиком для доработки/адаптации третьим лицам, продолжения использования ПО заказчиком без лицензии;
- формирование «bad practice» для недобросовестных заказчиков ПО.
Варианты решения
Разработчику ПО следует обратиться в арбитражный суд с исковым заявление о прекращении неправомерного использования ПО заказчиком посредством деинсталляции ПО в 11 объектах общественного питания, не включенных в перечень объектов автоматизации, установленный приложением к договору, взыскании с заказчика на основании п. 3 ст. 1301 Гражданского кодекса РФ компенсации за нарушение исключительных прав разработчика ПО на ПО в двукратном размере стоимости права использования ПО, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование ПО.
Исковые требования следует аргументировать следующими доводами
Разработчик ПО является обладателем исключительных прав на ПО (подтверждается свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ). В соответствии с условиями договора разработчиком ПО заказчику предоставлено право использования ПО на условиях простой неисключительной лицензии в 16 объектах общественного питания, расположенных на территории Москвы (перечень объектов автоматизации с указанием их названий и адресов установлен приложением к договору). Дополнительное соглашение к договору об изменении перечня объектов автоматизации не было заключено разработчиком ПО и заказчиком, оплата права использования ПО на объектах, не включённых в перечень объектов автоматизации, не осуществлялась заказчиком. Следовательно, хранение ПО в памяти оборудования заказчика, установленного в объектах, не включённых в перечень объектов автоматизации, является использованием результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя и, соответственно, нарушением исключительных прав разработчика ПО на ПО.
В соответствии с подпунктом 2 п. 1 ст. 1225, п. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ программы для ЭВМ относятся к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана как литературным произведениям.
В соответствии с п. 4 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. В отношении программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, которая осуществляется по желанию правообладателя в соответствии с правилами ст. 1262 Гражданского кодекса РФ.
Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе, на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы.
Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения (ст. 1261 Гражданского кодекса РФ). В соответствии со ст. 1233 Гражданского кодекса РФ другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и влечет применение мер ответственности, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами.
В соответствии с п. 4 ст. 1 Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву от 20.12.1996г., участником которого является Российская Федерация, хранение компьютерной программы как особого объекта авторского права в памяти компьютера при отсутствии доказательств правомерности хранения является способом неправомерного использования программы для ЭВМ как произведения. В соответствии с толкованием согласованного заявления к норме п. 4 ст. 1 Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву от 20.12.1996г. правила о воспроизведении произведения (как оно определено в ст. 9 Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886г.) полностью применяются в цифровой среде и, в частности, в отношении использования произведений в цифровой форме. Т.е. в соответствии со ст. 9 Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886г. хранение охраняемого произведения в цифровой форме в электронном средстве является воспроизведением произведения. В соответствии со ст. 4 Директивы 2009/24/ЕС Европейского парламента и Совета от 23.04.2009г., применимой на территории ЕС, загрузка в память компьютера, отображение на экране, эксплуатация, передача или хранение компьютерной программы в памяти устройства влекут за собой воспроизведение компьютерной программы.
Таким образом, факт хранения компьютерной программы на электронном носителе (в частности, в памяти жесткого диска компьютера) без согласия правообладателя образует самостоятельный состав нарушения исключительных прав правообладателя.
В соответствии с п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности, воспроизведение произведения, т.е. изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме. При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе, запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением. Не считается воспроизведением краткосрочная запись произведения, которая носит временный или случайный характер и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование произведения либо осуществляемую информационным посредником между третьими лицами передачу произведения в информационно-телекоммуникационной сети, при условии, что такая запись не имеет самостоятельного экономического значения.
Таким образом, заказчиком осуществлялось использование (в том числе, хранение в памяти компьютеров, воспроизведение) дополнительных экземпляров ПО без согласия правообладателя – разработчика ПО.
Довод о непригодности ПО для использования в целях, для которых оно было разработано, не имеет отношения к спору, т.к. сам по себе факт хранения ПО в памяти оборудования заказчика, установленного в объектах, не включенных в перечень объектов автоматизации, является нарушением исключительных прав разработчика ПО на ПО. В соответствии со ст. 1250 Гражданского кодекса РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. В соответствии со ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб. В соответствии со ст. 1301 Гражданского кодекса РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Гражданским кодексом РФ, вправе на основании п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения, 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.
В соответствии с п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Размер заявленной к взысканию компенсации в двукратном размере стоимости права использования ПО подтвержден договорами на предоставление простых неисключительных лицензий на право использования ПО с другими заказчиками, платежными поручениями об оплате по договорам.
Уменьшение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно в исключительных случаях только при мотивированном заявлении об этом ответчика. В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ ответчик обязан представить доказательства необходимости уменьшения размера компенсации.
Если заказчик заявит о том, что ПО было деинсталлировано с оборудования, установленного в объектах, не включенных в перечень объектов автоматизации, и с сервера (как было в нашем случае), следует обратить внимание суда на то, что заказчиком не были представлены разработчику ПО
доказательства, подтверждающие деинсталляцию ПО (например, акты о деинсталляции ПО), представители разработчика ПО для деинсталляции ПО и установления факта ее осуществления заказчиком не приглашались.
В качестве дополнительного доказательства, подтверждающего надлежащее выполнение разработчиком ПО обязательств по договору, нами была представлена электронная переписка сторон, в том числе, сообщения заказчика по вопросам: внедрения ПО, подготовки баз данных к конвертации, порядка конвертации, способах выполнения автоматической нумерации операций, формировании реестров в электронном виде, порядка работы со справочниками, другими подсистемами, подготовки методического пособия по работе с ПО, проведении тестовой эксплуатации, проведении тестирования функционала ПО, эксплуатации ПО, порядка внесения изменений в ПО, порядка переноса унаследованных данных, порядка доработки отчетных форм, организации монопольного доступа, проведении обучающих семинаров для сотрудников, сообщения, подтверждающие направление файлов, кодов серверов и др.
Начать дискуссию